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2016年12月5日，浙江省高级人民法院对一起贴牌加工商标侵权案作出再审判决，维持宁波市中级人民法院二审判决，认定该案中接受国外委托方委托进行贴牌加工的国内受托方，未尽到合理注意义务，构成对国内注册商标权利人的商标侵权行为。
于逊刚系第3442685号“ROADAGE”商标（以下简称涉案商标）的注册人，该商标的核定使用商品为第12类大客车、卡车、拖车（车辆）、运货车、机动车的前后桥、汽车底盘、车辆底盘、车辆车轴、陆地车辆刹车、货车（车辆），商标申请日为2003年1月21日，注册公告日为2004年8月21日，目前商标状态为“去国际注册中”。第3442685号“ROADAGE”商标
浙江容大商贸有限公司（以下简称容大公司）成立于2014年3月10日，主要是做汽车配件、机械设备、货物技术的进出口等业务。2014年9月10日，容大公司申请报关出口墨西哥价格共计29920美元的调整臂。同年10月20日，梅山海关根据于逊刚的申请，扣留了上述容大公司向海关申报出口的使用了“ROADAGE”商标的调整臂。被诉侵权产品盖板正面均标有“ROADAGE”或“Roadage”标识，其纸质外包装上都标示了标识。DAVASA公司曾授权容大公司于2014年3月19日至2019年2月28日期间，在卡车零配件生产时使用其“Roadage”标识。
随后，于逊刚将容大公司诉至法院，请求法院确定容大公司侵犯其商标专用权，判令容大公司立马停止生产、销售、出口被诉侵权产品并销毁库存，赔偿经济损失及合理支出共计50万元。
该案先后经宁波市北仑区人民法院、宁波市中级人民法院审理，两审法院均判决认定容大公司未经许可，在类似商品上使用与于逊刚第3442685号“ROADAGE”商标相同或近似商标的标识，轻易造成混淆，构成商标侵权。一审判决，容大公司立马停止销售、出口侵害于逊刚涉案商标专用权商品的行为，并销毁涉案被诉侵权产品；赔偿于逊刚经济损失及合理支出共计15万元。宁波市中级人民法院经审理判决，驳回容大公司上诉，维持原判。
容大公司不服二审判决，向浙江省高级人民法院申请再审，请求撤销一二审判决，改判容大公司不构成侵权。容大公司认为，被诉侵权产品出口墨西哥，涉案商标标识也是经国外委托方授权，所加工商品全部出口国外，故被诉侵权产品所附的商标标识不发挥识别功能，不构成对国内注册商标专用权的侵犯。被诉侵权产品调整臂与涉案商标核定使用商品陆地车辆刹车，在功能、用途、技术方面的要求及销售经营渠道等方面均有着很大的差异，两者不构成类似商品。此外，被诉商品不在中国市场出现，两者之间没有混淆的机会，不应构成类似商品。
于逊刚再审辩称，容大公司向墨西哥出口被诉侵权产品的行为不构成贴牌加工行为，被诉侵权产品的购买方和商标授权方之间没有一点关系，容大公司在生产、出口被诉侵权产品时未取得商标权人的授权。DAVASA公司的代表人作为案外公司的业务负责人在2000年就与于逊刚经营的玉环新龙机械有限公司建立了代理商合作伙伴关系，后其离职成立DAVASA公司。DAVASA公司于2005年先后与玉环新龙机械有限公司和浙江路杰机械有限公司建立业务关系。涉案商标在汽配行业具有一定影响力，DASAVA公司在注册之前即已充分接触使用该商标的商品，但仍在墨西哥申请注册“Roadage”商标，属于恶意抢注商标的行为。容大公司在涉案商品包装袋、包装盒上使用的是标识，与涉案商标完全相同，使用涉案商标的商品已在中国和墨西哥市场流通，故被诉侵权商品流入墨西哥市场会引起相关公众对商品来源的混淆、误认。被诉侵权产品调整臂为国内注册商标核定使用商品陆地车辆刹车的必要配件，一、二审法院认定二者为类似商品正确。
浙江高院经审理认为，陆地车辆刹车是一个对陆地车辆进行制动的完整系统，调整臂属于陆地车辆刹车系统的组成部分，调整臂的安装使用，是为补偿制动间隙，用于并完善陆地车辆刹车系统的刹车性能和安全性，两者属于商品和零部件的关系。就两者的功能用途来看，存在密切关联，容易使消费的人将调整臂和陆地车辆刹车系统联系起来。因此，调整臂与涉案商标的核定使用商品陆地车辆刹车系统属于类似商品。国外商标授权方注册商标行为存在恶意
浙江高院认为，涉案商标的核准时间为2004年8月21日，DASAVA公司则于2006年7月6日在墨西哥注册“Roadage”商标，于逊刚取得涉案商标的时间早于DAVASA公司在墨西哥注册“Roadage”商标的时间。证据显示，于逊刚在注册涉案商标后，在其担任法定代表人的相关公司的经营活动中使用该商标并用于对外交易；DAVASA公司与于逊刚在2006年时已存在贸易往来。因此，DAVASA公司在“Roadage”商标注册之前应已知晓于逊刚的涉案商标，其在主观上难为善意。容大公司作为受托方未尽到应有的注意义务
浙江高院认为，从容大公司使用的商标形态来看，DAVASA公司授权其使用的商标“Roadage”英文字母均为实心，而涉案商标中的Road为空心，age为实心；被诉侵权产品除使用授权商标的形态，还多次使用与授权商标不完全一致而与涉案商标完全一致的商标形态。根据于逊刚提供的证据显示，其在2014年3月29日容大公司获得授权之前，就已经将包含道路图形的标识使用在其产品宣传中，而容大公司在其授权商标并不包含道路图形的情况下，被诉侵权产品含有标识，容大公司显然未尽到应有的注意义务。
法院认为，在国际贸易中，接受国外委托方委托进行贴牌加工的国内受托方应当对该委托方是否在境外享有商标权以及该商标的具体形态进行审核检查，未尽到合理注意义务加工侵害国内商标权利人的商品，应当承担对应的侵权责任。结合于逊刚宣传其注册商标的真实的情况，涉案商标早已及于国外市场，为相关公众所知悉。即使被诉侵权产品系进入墨西哥市场，但涉案商标核准使用的商品也销往同一境外市场，故足以使相关公众产生混淆误认，客观上势必导致国内商标权利人利益的实质损害。
综上，浙江高院再审作出维持判决认为，容大公司在类似商品上使用与涉案商标相同或近似的商标标识，属于商标意义上的使用行为，构成商标侵权。
近年来，涉外定牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域中的热点与难点问题，司法实践中存在侵权与不侵权两种完全不同的裁判尺度。认定构成侵权的理由是，根据商标法的规定，只要贴牌的商标相同或近似、商品相同或类似，就认定构成商标侵权；认定不构成侵权的理由是，涉外定牌加工行为不属于商标法意义上的使用，全部商品出口并未进入我国流通领域，不会发生混淆和误认的可能性。
在本案的具体审理过程中，法院通过梳理本院认定侵权与不侵权的两个在先判决，判决确立并完善了此类案件应当采用“必要审查注意义务”的裁判标准，同时针对目前涉外定牌加工业务的现状，提出对涉外定牌加工业务纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，不仅要以我国现行商标法为依据，并且要最大限度地考虑推动国际贸易发展的现实需求，倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，充分平衡国内商标权人、国内加工公司与境外商标权人或商标使用权人的利益。基于对国际公约、我国有关规定法律法规以及我国现阶段经济社会持续健康发展现实需求的考量，根据不一样的情形个案认定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，更符合我们国家的经济社会持续健康发展的实际，这既可保护正当的涉外定牌加工国际贸易行为，又能够有很大效果预防境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。具体而言，在采用“必要审查注意义务”的裁判标准时，应当考虑个案不同因素，对国内加工公司的审查注意义务适用不同的标准。一般而言，国内加工公司接受境外委托时，应当对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可做必要的审查，如果其已尽到必要审查义务，就应当认定其不存在过错，反之则应当认定其存在过错。但在此基础上，如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注国内具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工公司贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益。此种情形下应当对国内加工公司施加更高的注意义务和合理避让义务，对于明知而接受委托的，认定其具有过错，判令其承担对应的民事侵权责任。同理，随着国际贸易在全球的蓬勃发展，国内一些企业或个人亦会利用其在国际贸易中获得的合作方信息，擅自在国内抢注他人商标，再起诉接受境外委托的国内加工公司侵犯其商标权。对此，基于诚实信用原则，如果有证据证明国内商标权人涉嫌恶意抢注境外商标，国内加工公司对境外委托已尽到必要审查义务，且所有贴牌加工产品均出口的，国内商标权人亦不能阻却国内加工公司从事涉外定牌加工业务。因为如果判定国内加工公司构成商标侵权，不仅会损害国内加工公司的利益，也会产生鼓励恶意抢注的负面后果。
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